梦见自己的牙齿松动:定牌加工中的商标侵权问题探析

　　一、定牌加工的类型及有关概念分析

　　1.定牌加工的类型

　　按照不同的标准，定牌加工可以分为以下几种不同的类型。

　　（1）按照委托方和加工方的国别，分为国内企业之间的定牌加工和涉外企业之间的定牌加工。

　　（2）按照委托方对加工方的授权范围，分为单纯加工型定牌加工和加工、销售复合型定牌加工。

　　（3）按照委托方（商标权利人）与加工方之间的环节层次，分为直接定牌加工和间接定牌加工。如甲公司直接委托乙公司加工某种产品，为直接定牌加工关系；如甲公司委托乙公司，乙公司再委托丙公司代为加工产品，为间接定牌加工关系。

　　此外，还可以按照委托加工产品使用的商标是注册商标还是未注册商标，是在国外注册的商标还是在中国注册的商标等标准进行分类。

　　2.定牌加工中委托方和加工方的权利、义务

　　在定牌加工关系中，委托方和加工方应该按照法律的规定和双方的约定履行各自的义务、享受各自的权利。对于委托方来说，其权利主要包括：要求加工方提供符合标准的产品，根据合同约定加工方不得擅自加工、超范围加工、超数量加工以及销售该产品。委托方的义务主要包括：在签订加工合同时，必须提供合法有效的商标注册证明等法律依据；当该法律依据发生争议或纠纷时须承担举证义务；另外，加工方按照合同约定在有效时间内提供符合标准、数量的产品，委托方须接受产品。对于加工方来说，其权利和义务与委托方是相对的。加工方的权利主要包括要求委托方必须提供合法有效的商标注册证明等法律依据，义务主要包括：没有合同约定，加工方不得擅自加工、超范围加工、超数量加工以及销售产品，接受行政执法机关关于涉嫌侵权问题的调查和检查等。

　　3.定牌加工中的商标使用与商标使用许可的区别

　　（1）主体间的相互关系不同。在商标使用许可关系中，被许可人和许可人之间是商标权利借用关系，许可人出借给被许可人部分商标使用权。在定牌加工中，委托方和加工方是委托和被委托加工产品的关系。

　　（2）对商标权的利用不同。在商标使用许可关系中，许可人许可被许可人使用的是权利人的部分商标使用权。在定牌加工中，一般来说，委托方并不许可加工方使用其商标，加工方在其加工的产品上标注商标的行为不是严格意义上的商标使用行为。但是，如果双方当事人在合同中约定加工方可以代为销售其加工的产品，那么加工方的行为构成商标使用行为，双方须签订商标使用许可合同。

　　（3）法律责任不同。在商标许可使用关系中，许可人通过商标使用许可合同监督商品的质量，即许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品的质量，被许可人应当保证使用该注册商标的商品的质量。同时，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。另外，商标使用许可合同还应报商标局备案。在定牌加工中，委托方通过产品加工合同来保证产品质量，加工方须提供标注委托方商标的产品；如果不符合要求，委托方可以要求加工方返工或退货。在产品标注上，一般只需标注产品产地，不注明加工方的名称。

　　4.涉外定牌加工与平行进口的区别

　　（1）概念不同。平行进口又称灰色市场进口，是指在国际贸易中，进口商未经本国商标权利人或商标使用权人许可，从境外进口经合法授权生产的使用相同商标的同类商品的行为。定牌加工则是指加工方根据委托方的要求加工某种商品并标注委托方商标的行为。

　　（2）形成的原因不同。平行进口产生的主要原因是由于不同国家或地区科技发展水平和劳动力成本、生产原料成本的差别，使得同样商品生产成本不同，致使使用相同商标的商品在不同国家或地区出现较大的价格差异。定牌加工出现的原因则是由于委托方产品有市场有渠道，但生产能力有限，为了增加产销量，或降低新上生产线的风险，通过合同订购方式委托其他同类产品厂家代为生产产品，而加工方可以以其成熟的技术和工艺，按标准规格、标准工艺为委托方加工产品。

　　（3）表现形式不同。商标平行进口一般表现为以下几种形式。一是A国商标权人将其在B国的商标权转让给B国的制造商或销售商，第三者从B国或从其他渠道将有关的商标产品进口到A国。二是A国的商标权人授权B国代理商在B国独家制造销售，第三者从A国或从其他渠道将有关商标的产品进口到B国。三是商标权人分别在A、B两国获得了同一商标注册，取得商标权，并且制造销售产品，第三者从其中一国将该商标产品输入到另一国。定牌加工的表现形式如前文所述，因委托方和加工方的所在国别、合作程度和委托环节不同而不同。

　　（4）相互关系不同。在商标平行进口中，商标权利人和平行进口商的关系是一种竞争或冲突关系；在定牌加工中，委托方和加工方的关系表现为协作或链条关系。

　　5.定牌加工与买卖合同的区别

　　（1）主体之间相互关系不同。在定牌加工中，委托方和加工方之间是委托和受委托加工产品的关系。在买卖合同关系中，买受人和出卖人之间是买、卖商品的关系。

　　（2）商标权主体不同。在定牌加工关系中，商标权一般属于委托方所有。买卖合同关系中，商标权一般属于出卖方所有。

　　（3）标的物不同。定牌加工的标的物是标注委托方商标的产品，买卖合同的标的物是标注出卖人商标的商品。

　　二、定牌加工中的商标使用问题

　　1.定牌加工中的商标使用

　　确定定牌加工中的双方当事人，即委托方的行为和加工方的商标标注行为是不是《商标法》第五十二条第（一）项所述的“使用”行为，以及是不是合法的商标使用行为，是确定该行为是否构成侵权以及划分侵权责任的基础。

　　定牌加工中加工方的商标标注行为是不是商标使用行为，需要视具体情况而定，通常分3种情形：（1）委托方是合法的商标权利人、加工方有合法的委托加工合同，加工方只负责加工、不负责销售产品，在此过程中加工方的商标标注行为不是商标使用行为。但是，如果在委托加工合同中，委托方不仅委托加工方加工而且允许其销售产品的，则加工方的商标标注行为是商标使用行为。（2）委托方是合法的商标权利人、加工方有合法的委托加工合同，按照合同的约定加工方只负责加工、不负责销售产品，但加工方擅自将被加工产品进行销售，或者将因质量等原因被委托方退回、拒收的产品进行销售牟利的行为，则加工方的行为构成商标使用行为。（3）委托方不是商标权利人或授权人而擅自委托加工方生产产品，在此过程中加工方的商标标注行为是商标使用行为，如果构成侵权，则加工方和委托方构成共同侵权。（4）加工方未经授权而冒充定牌加工行为，在此过程中，加工方的行为不仅属于商标使用行为，而且构成商标侵权。

　　定牌加工中委托方的行为是不是商标使用行为，分以下两种情形：一是在合法、真实的委托加工关系中，委托方只委托加工方加工产品而不授权其进行销售的，委托方的行为是商标使用行为；委托方不仅委托加工方加工产品而且授权其进行销售的，则委托方的行为不是商标使用行为。二是委托方不是商标权利人或授权人而擅自委托加工方生产产品，则委托方的行为是商标使用行为，如果构成侵权，委托方和加工方构成共同侵权。

　　2.定牌加工中商标的规范使用

　　产品最终到达地通常指产品销售地，包括从生产者手中转移到经销者手中，以及从经销者手中转移到消费者手中的过程。假定委托加工产品的最终到达地是中国境内，委托方、加工方是商标使用行为，那么按照中国的商标法律，商标的规范使用包括以下几个方面。

　　（1）如果委托加工的产品使用的商标是在中国注册的商标，按照中国的商标法律，商标的规范使用包括3个要件：一是商标使用的主体须规范，二是使用的商标须规范，三是使用商标的商品或服务项目名称、范围须规范。委托方（商标注册人或授权使用人）应当在核定使用的商品或者服务项目上使用核准注册的商标。一方面，该注册商标应当由商标权利人或授权使用人使用，其他未经授权的任何人未经许可不得擅自使用该注册商标；另一方面，商标权利人或授权使用人不得自行改变核准注册的商标的内容及形式，也不得自行扩大、改变其核定使用的商品或服务项目的范围、名称。

　　（2）如果委托加工的产品使用的是未在中国注册的商标，其商标的规范使用主要指实际使用的商标既不得违反《商标法》规定的禁用条款，也不得使用与他人注册商标相同或近似的文字、图形或其组合。

　　（3）不管委托加工的产品使用的商标是注册商标还是未注册商标，作为加工方，在履行查验委托方手续的前提下，必须按照合同的约定在其加工的产品上正确标注委托方的商标。

　　三、定牌加工中商标侵权问题的认识和处理

　　1.定牌加工中商标侵权的类型

　　定牌加工中的商标侵权问题是多样的，产生原因也是多方面的，从理论研究角度大致可以分为三大类型。

　　第一种是由于委托方的原因造成的商标侵权。（1）委托方不是商标权利人，既不是商标注册人也不是商标授权使用人而擅自委托加工方加工标注某种商标的产品；（2）委托方虽然在某一国是商标权利人或授权使用人，但在其产品最终到达地不拥有商标权利而造成的商标侵权；（3）由于委托方商标使用不规范而造成的商标侵权。

　　第二种是由于加工方的原因构成的商标侵权。（1）违反委托加工合同超数量加工产品或其加工的产品由于质量等原因被委托方拒收或退回，加工方却予以销售的行为；（2）委托方在合同中只约定委托加工方加工产品而未约定其销售产品，加工方擅自将其加工产品予以销售的行为；（3）冒充定牌加工，即冒充委托加工而擅自加工标注某种商标的商品的行为。

　　第三种是由于委托方和加工方的共同原因造成的商标侵权。（1）在签订合同时，加工方明知委托方没有合法的商标权，仍为其加工产品；（2）委托方与加工方恶意串通生产、销售某种商标的商品的行为。

　　2.定牌加工中商标侵权案件的管辖问题

　　定牌加工中的商标侵权行为地涉及定牌加工产品的生产地、运输地（含出口地）、销售地以及商标标志的印制地等。如果定牌加工商品的商标构成侵权，那么，上述行为地所在的行政执法机关是否享有管辖权，关键是判断委托加工的产品的最终到达地是不是中国境内。现在假定该产品最终到达地是中国，那么，如果该产品使用的商标侵犯了商标权利人在中国的注册商标专用权，上述行为地的行政机关享有管辖权，可以依法追究加工方、委托方、销售方以及商标印制单位的侵权责任。另外，根据《商标法》的规定，在相同或类似商品上使用他人未在中国注册的驰名商标、容易导致混淆的，或者在不相同或不类似商品上使用他人已在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，行政执法机关仍然享有管辖的权利。反之，如果定牌加工的产品最终到达地不是中国，行政执法机关则无权管辖。

　　3.定牌加工中商标侵权责任的认定和处理

　　（1）侵权认定的法律依据问题。定牌加工中的商标侵权行为的主体是委托方或加工方，侵犯的客体是商标注册人的商标专用权。因此，追究定牌加工中侵权人的法律责任应当适用商标法律，即侵权人的行为构成生产、销售侵犯注册商标专用权商品的行为；不应适用产品质量法律，《产品质量法》所述的“以假充真”是指行为人以欺骗的手段用甲产品充当乙产品的一种违法行为，其本质是该以假充真的产品不具有其谎称的产品的特征和特性。

　　（2）商标侵权违法行为的定性问题。首先要分清法律责任，如前文所述，既要根据委托加工合同的约定以及当事人是不是遵守委托加工合同，也要查清当事人是不是真实的委托加工关系，从而确定涉嫌侵权人的法律责任。其次，定牌加工中的商标问题既包括商标侵权问题，也包括一般商标违法行为。如果构成商标侵权，则还要视其生产、销售的产品与商标权利人核定使用的商品类别是否相同或近似，从而判断其行为是一般商标侵权行为还是假冒注册商标行为。一般违法行为是指注册商标权利人和未注册商标使用人不规范使用其商标的行为。对定牌加工中出现的此类问题，执法机关应予以纠正，如果因不规范使用构成侵权，则应追究侵权责任。

　　（3）商标侵权处理的定量问题。商标侵权的定量处理主要包括非法经营额的计算以及由此决定的处罚结果问题。定牌加工的非法经营额包括3种情况。一是在委托方和加工方构成的侵权行为中，根据加工合同，如果加工方只负责加工产品，则委托方的非法经营额计算为其委托加工产品的全部销售收入，加工方的非法经营额计算为其所获加工费；如果加工方不仅加工产品而且销售产品，加工方的经营额则应计算为所销售的产品的全部收入。二是加工方违反委托加工合同超数量加工产品或其加工的产品由于质量等原因被委托方拒收或退回，加工方却予以销售的行为，则加工方的非法经营额计算为其所违法销售产品的全部收入。三是如果加工者不是委托加工企业而冒充委托加工行为的，则非法经营额计算为其生产、销售产品的全部收入。

　　四、定牌加工中商标监管工作的几个难点

　　1.商标证明等有关材料真实性的确认问题

　　按照惯例，定牌加工中涉及使用注册商标的，委托方应提供合法有效的商标证明文件。对于加工方来说，由于委托方大多是国外企业，提供的往往是未经公证的材料或者非原始证件，加上定牌加工企业竞争激烈，商标意识不强，所以，许多加工企业往往疏于把关。对于行政执法机关来说，发现涉嫌侵权案件后，由于受案件处理时间以及语言条件的限制，往往难以在较短时间内确定委托加工合同和相关证明材料的真实性、有效性，降低了行政执法效率。

　　2.定牌加工合同的复杂性，增加了行政执法工作的难度

　　首先，定牌加工合同具有多层次性，如甲委托乙，乙又委托丙。其次，定牌加工合同具有多样性，如有的委托方只委托加工方加工产品，有的委托方不仅委托加工方加工产品，而且委托其销售产品。最后，定牌加工合同的真伪不易辨别。如有的企业伪造定牌加工合同；有的委托方和加工方是同一企业，却有不同的法人身份；有的委托方为了逃避法律责任，往往注册为香港或境外企业，当其侵权行为在我国内地被查处时，便把责任全部推给加工方。

　　3.涉外定牌加工中商标侵权案件如何追究境外委托人的商标侵权责任问题

　　在涉外定牌加工中，由于委托方的原因侵犯了在中国注册的商标专用权或者是未在中国境内注册的国际驰名商标，虽然侵权行为地发生在中国境内，但由于委托方是境外公司或自然人，难以做到有效追究委托方的法律责任。

　　4.委托加工的产品最终到达地的确认问题

　　由于商标权是域内法权，商标权的取得和保护以国内法为基本依据，因此委托加工产品的最终到达地对于确定委托方或加工方是否构成商标侵权至关重要。委托加工产品从加工地到达最终地可能要经历许多环节、经过不同国家或地区，加上商品销售行为的即时性和多样性（如电子交易等），大大增加了行政执法机关的执法难度。

　　5.关于定牌加工中商标即发侵权问题的处理

　　“商标即发侵权”指行为人已经开始着手实施商标侵权行为，但侵权产品尚未付诸生产或销售，即还没有给商标权利人造成实际损害后果的一种行为。在定牌加工关系中和一些大型的商品交易会上，即发侵权现象已经引起了越来越多人的关注。青岛市中级人民法院曾经根据《与贸易有关的知识产权协议》（Trips协议）中关于即发侵权的有关规定，审结了一起侵犯凤凰商标专用权的案件。该案中，被告未经原告许可，在与外方签订的合同中使用原告的注册商标。法院认定，虽然被告签订的合同未实际履行、损害结果尚未明显发生，但根据案件事实可以推定被告将来出口的产品为侵权产品，故认定被告构成侵权。笔者认为，这一案例值得行政执法机关借鉴。

□未　果