蒂亚番号推荐步兵:功能性限定权利要求的审查及侵权判定标准辨析

功能性限定权利要求的审查及侵权判定标准辨析

　　2010年版《专利审查指南》（即目前应用的版本，下称《审查指南》）规定：“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能性或者效果特征来限定发明才可能是被允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式……”。

　　于是有观点认为：依据《审查指南》，功能性限定权利要求保护范围覆盖所有的实施方式，与《解释》规定的具体实施方式及其等同方式相矛盾，应仿效美国的做法，将“功能性限定”的审查标准与侵权判定标准统一为具体实施方式及其等同方式。也有观点认为：在审查程序中依据覆盖所有实施方式的标准从严掌握，在侵权判定中依据具体实施与等同方式的标准进一步压缩保护范围，从而通过不利于专利权人的规则的运用来达到限制功能性限定使用的目的。还有观点认为：《审查指南》及《解释》的实质是一样的，都是指具体实施方式及本领域技术人员不经创造性劳动就能得到的实施方式。可谓各家之言、见仁见智，众说纷纭，足可说明这一问题具有不同一般的复杂性和敏感性。

　　就此，笔者的观点是：《审查指南》与《解释》貌似矛盾，其本质追求却具有一致性，两者之间是彼此呼应的关系。依据我国产业发展状况并比对美国及欧盟的立法情况，我国当前的规则体例是合理必要的。

　　一、功能性限定概述

　　功能性限定就是指以功能或效果来限定权利要求中的技术特征。在特定领域（或情形）中，功能性限定能够比结构或方法更加简洁或恰当的对技术特征进行限定，比如：在电学领域，对于不涉及物理结构改进的发明，使用结构、连接方式或信号传输的方式来撰写权利要求将非常困难，而将产品分成具有各自功能的模块，以功能限定的方式来撰写就会很好的解决这一问题。因而，功能性限定的撰写方式更多地出现在电学、通信等领域。

　　如果仅从字面意义来看，功能性限定的特征应该覆盖能够实现同样功能或效果的所有实施方式，因而，采用功能性限定撰写的权利要求如果不加以合理限制就会具有不合理宽泛的保护范围。在这一点上，功能性限定与上位概念概括、整类产品概括等撰写方式就具有本质的区别，后者概念的外延是相对封闭式的，具有稳定性，而功能性限定的概念外延则是开放式的，不仅覆盖申请日前现有技术存在的实施方式，还能涵盖申请日后由于技术发展所带来的新的实施方式。显然，如不合理规制，功能性限定权利要求一经授权会将许多不应予以保护的内容纳入其保护范围；尤其是，如果功能性限定的对象是创新或新兴技术，将严重阻碍技术的改进与创新，而这恰恰是与《专利法》的立法精神背道而驰的。

　　二、美国、欧盟以及我国对于功能性限定的规定简介

　　（一）美国

　　功能性限定的撰写方式发端于美国，因而有必要对其立法历程加以回顾。

　　美最高法院在20世纪50年代以前并不赞成在权利要求中采用功能性限定，尤其禁止对组合发明的核心部分运用功能性限定的撰写方式。美最高法院的上述立场遭到美国专利律师界的激烈反对，1952年，美国国会在制定《专利法》时采纳美国专利律师界的意见，加入着名的美国《专利法》第112条第6款。该条款规定：“组合权利要求中的某项特征可以表述为实现某种特定功能的手段或步骤，而不必描述支持其功能的结构、材料或动作，且该权利要求应当被解释为覆盖了说明书中记载的相应结构、材料或动作及其等同物”。

　　美国《专利法》生效后，美国专利局认为该条款仅适用于功能性限定的侵权判断，不适用于专利的审查与无效程序，因而还应按所有实施方式的标准进行专利审查。这一观点得到原美国海关与专利上诉法院的认可，直到1982年美国联邦巡回上诉法院成立。美国联邦巡回上诉法院认为：《专利法》第112条第6款同样应该适用于专利审查。

　　1994年2月14日，美国联邦巡回上诉法院就Inre Donaldson一案以该院全体法官参加的大法庭方式做出判决，要求美国专利局改变立场，按照“说明书记载的具体实施方式及其等同物”的原则进行功能性限定特征权利要求的审查。同年4月20日，美国专利局在公报上发布公告对其审查原则进行了调整，其《审查程序手册》规定：“任何技术特征均可以采用手段或步骤加功能限定的方式进行描述，功能性限定涵盖了说明书中的所有实施方式及其等同方式”，从而结束了长达四十多年的争议。

　　（二）欧盟

　　欧盟对于功能性限定专利审查的原则是按照覆盖所有的实施方式的标准，其《审查指南》指出：“权利要求必须按照‘发明的技术特征’形式撰写……。没有必要每个特征都以结构限定的方式撰写，可以采用功能性特征，条件是本领域普通技术人员在不花费创造性劳动的情况下，就能想到实现该功能的一些手段”。对于功能性限定权利要求保护范围的解释，欧盟则没有做出特别指引。以欧盟成员国之一德国为例，德国的审查标准及侵权判定标准均为功能性限定特征覆盖了所有实施方式，对于保护范围不合理宽泛的专利将通过无效程序解决。

　　（三）中国

　　依据《解释》，功能性限定权利要求的保护范围是说明书记载的实施方式及其等同方式。依据《审查指南》，功能性限定应尽量避免使用，只有在结构或方法无法描述或使用功能性限定更恰当，且该功能性限定能够得到说明书记载的方式及本领域惯常手段直接验证的情况下才能使用。功能性限定应理解为覆盖了能够实现同样功能或效果的所有实施方式。

　　三、我国专利审查与侵权判定中关于功能性限定的规定合理且必要

　　就我国而言，专利审查阶段与侵权判定阶段对功能性限定的规定在本质追求上是一致的，依据我国产业状况并借鉴各国经验，当前规则体例具有合理必要性。

　　（一）二者属不同性质的规范体系，各司其职

　　《审查指南》是国家知识产权局依据《专利法实施细则》第122条之授权制定的行政规则，其前言部分明确指出该指南制定目的是“为了客观、公正、准确、及时地依法处理有关专利的申请和请求”，而专利保护范围的解释则属于专利侵权判定的范畴，专属于法院职权范围。因而，就像《解释》不能适用于专利审查一样，《审查指南》应适用于专利审查及无效程序，而不能当然地运用于保护范围的解释。按照《审查指南》的审查标准获得授权的功能性限定权利要求不能当然地认为其保护范围涵盖了全部实施方式。

当某项专利申请通过审查并得到授权，一项专利权便随之确立，因而也就有了专利权的保护范围，但是，应该注意的是：此时的专利权保护范围的确立是专利申请得到授权的一个必然结果，尽管专利审查会对专利权的保护范围具有直接的影响，但这与对专利权保护范围所进行的司法解释是完全不同的。就逻辑的角度而言，覆盖所有实施方式是我们进行审查的标准，但不能因此而推论说，依据此项标准审查通过的权利要求就一定在实际上覆盖了所有的实施方式。

　　综上所述，“覆盖所有实施方式”的审查标准和“实施方式加等同方式”的保护范围解释原则各自属于不同性质的规则体系，二者各司其职，不应仅以其文字描述是否相同来作为二者是否一致的判别标准，所以，两者之间其实并不存在不一致或“二元论”的问题。

　　（二）二者在本质追求上具有一致性

　　专利权保护范围解释的原则应该是专利权人与社会公众两者利益的平衡，需要合理界定专利权的保护范围，或者说，专利权人所能获得的专利保护范围应该与其对社会的贡献相适应，即与其向社会公众披露或传播的技术信息及创造性劳动相一致。如前所述，功能性限定特征因其自身固有的本质（或者说缺陷），如不加以合理限定，功能性限定权利要求便将拥有不合理宽泛的保护范围。专利权人将可以通过仅仅选择功能限定特征的撰写方式而不是向社会贡献更多的技术创意就可以获得更大的保护范围，这当然是不合理、不公平的。

　　因而，《解释》规定功能性限定权利要求的保护范围是说明书记载的实施方式与等同方式（也就是权利人的实际贡献）是对功能性限定权利要求的合理限定，并非是对专利权人的惩罚或者有意不利于专利权人。

　　《审查指南》则是通过两个层次对功能性限定进行规制：（1）功能性限定应尽量避免，只有满足相关条件才被允许采用；（2）功能性限定特征应被理解为覆盖了实现相同功能或效果的所有实施方式。

　　从表面上看，相对于美国、欧盟，我国《审查指南》对于功能性限定的限制是最多的，但因此就说其他国家限制少则是没有注意到问题的实质。以美国为例，美国以《专利法》第112条第6款明确允许功能性限定特征的采用，但实际上，该规定给出功能性限定的保护范围是具体实施例及其等同方式，并且，法院在实际应用的过程中通过对等同方式的解释等措施压缩功能性限定的保护范围，以至于在某些情况下，采用功能性限定的方式所获取的保护范围反倒比采用结构或方法撰写的范围还要小。因而，从某种意义上讲，《审查指南》无非是以文字形式明确表明了限制采用功能性限定的态度而已。尽量避免使用功能性限定具有现实意义，因为，如果专利权人纷纷选择功能性限定以期望更大的保护范围，做一个极端的假设，如果所有的权利要求都采用此种方式，那么，权利要求的保护范围将以说明书而不是权利要求书为准，权利要求书也就失去了存在的意义。所以，明确表明尽量避免采用功能性限定的态度是十分必要的。

　　将功能性限定特征理解为覆盖了所有的实施方式作为审查标准，与具体实施方式加等同方式的标准相比较而言，其实质区别在于：按照第一种标准，如果审查员检索出实现相同功能或效果的实施例，则可以指出该申请缺乏新颖性/创造性。这样，如果申请人想通过审查的话，就必须将相应的结构或方法特征甚至是实施例限入权利要求书内，也就是说，把现有技术的内容排除于权利要求之外。

　　这样，虽然专利权人获得授权的过程变得不容易，但不会因此受到实质性的影响。同时，却可以使权利要求书所公示的权利保护范围尽可能地逼近专利权人应该得到的专利保护范围，从而保证权利要求书的公示作用，并给后续的专利保护带来法律上的确定性。从专利申请文件的发展历程来看，在专利发展的初始阶段，世界各国是以说明书来界定保护范围。因为说明书内容庞杂，致使保护范围难以界定，从而产生了权利要求书。于是，以权利要求书为准，说明书及附图可以用于解释权利要求成为很多国家立法的准则。因而，对权利保护范围的公示作用是权利要求书得以存在的基础，而覆盖所有实施方式的审查准则恰好可以使权利要求书的公示作用或者说专利保护的法律确定性得以保持，从而更好、更明了的界定侵权与不侵权的界限，保护社会公众与专利权人的利益。

由以上分析可知，两者虽然具体内容不同，但在本质追求上却是协调一致的。

　　（三）二者组合具有更强的一致性和可操作性

　　如果审查及侵权判定都采用“实施方式加等同方式”的标准，一方面，会存在审查程序及司法程序对于同一个权利要求中的本来就难以判定的“等同”的二次判断。因为，何谓“等同”，其含义和判定标准是什么？这个问题，即便对于美国而言，也是一个非常难以清晰判定的问题。因而，经过两道程序，由不同的人来对同一个难以判断的概念进行判断时，便存在难以保证一致的问题。另一方面，审查程序及司法程序中进行“等同”判断的时间点是否一致也尚存争议。审查程序中作为判断主体的是“本领域的技术人员”，《审查指南》对“本领域的技术人员”的定义确定了其如果需要进行“等同”判断，则其判断的时间点应是申请日；而侵权判定中作为判断主体的是法官，那么其在进行“等同”判断时的时间点应当是什么？目前似乎并未予以明确答案，就笔者所知，在美国，判断被控侵权技术实现权利要求中所记载功能性限定特征的方式是否与说明书中披露的实现该功能的具体方式是否等同时，其采用与等同原则相同的判断标准，但是仅限于在授予专利权所属领域中的技术人员能够认识到的等同。也就是说，美国在侵权判断中，认定“等同”的时间点为授权日。而在欧盟各国，也存在不同的倾向，例如，德国倾向于优先权日，英国倾向于公开日，而荷兰和法国则倾向于侵权日，这样一来，两个“等同”的判断就更加难以一致。

　　于是，这样做的结果是：两个标准尽管在表面上做到了文字描述的相同，却可能带来实质上的不一致，进而造成权利保护范围的不确定。

　　相反，在审查阶段采用覆盖所有方式的标准，在侵权判定阶段采用说明书中记载的实施方式及其等同方式则可以规避这一问题，结果是：表面上的不同带来的是对权利保护范围解释实质上的统一。

　　前文提到，《审查指南》对于功能性限定权利要求的规定是：权利要求中尽量避免采用功能性限定，并且以所有实施方式为标准进行审查。就审查实践而言，什么情况下可以采用功能性限定，什么情况下不可以，又是一个难以判定的问题。而采用全部实施方式的审查方式则可以最大限度地促使申请人尽可能地采用功能限定以外的方式（如结构特征）来描述权利要求，从而保证权利要求书的清晰与准确，就此意义而言，采用全部实施方式的审查标准具有更强的可操作性。

　　同时，以《审查指南》规定的标准进行审查，还会促使申请人尽可能多并且详细的在说明书中论述具体的实施例，因为按照覆盖所有实施方式的审查标准，要想使权利要求书得到说明书的支持，尤其是对于以功能性限定描述发明点的申请，申请人必然会尽可能多的对具体实施例进行描述，这样就会使其说明书更加详实、完备与全面，进而更好的促进技术信息的传播以及科技的进步。

　　以此观之，两者组合可以在实际上具有更强的一致性、可操作性，并有助于说明书的内容充分与详实。

　　（四）目前的审查与侵权判定模式合理而必要

　　如前所述，欧盟的做法实际上表明：功能性限定特征应该按照所有实施方式的标准审查，至于保护范围的解释则没有做出指引。依据《欧洲专利公约》的规定，审理欧洲专利侵权纠纷的是成员国法院，确定欧洲专利保护范围以及保护方式，主要由成员国的法院来确定。尽管其试图通过“《欧洲专利公约》第69条解释议定书”统一成员国确定专利保护范围的做法，但实际上，文化和历史的差异也会导致各国对专利保护范围的解释存在较大差异。换句话说，保护范围的解释可以不限于一种标准，欧盟各国可以根据自身的实际情况来确定。

　　美国专利界对于功能性限定特征审查与保护范围解释标准的争执，虽然以美国专利局向美国联邦巡回上诉法院妥协的方式结束，但是，如此漫长而激烈的争议则难以说明美国《专利法》第112条第6款是成功的立法。

　　值得关注的是：直至美国专利局改变立场之时，美国联邦巡回上诉法院也并没有提出压倒性的依据来支持其观点，只是一个利弊权衡的结果。那么，鉴于法院在司法程序中所拥有的最终发言权的特定地位，美国专利局是否“违心”地接受联邦法院的观点，我们无须去探求。但是，必须要清楚的一个事实是：在美国专利局接受美国法院的观点之时，美国已经在电学、通信等领域的技术研发方面取得了无可动摇的领先地位与竞争优势，因而，美国可以选用“具体实施方式加等同物”的标准来审查专利申请，使专利权人容易获得并保有专利权从而巩固美国在上述领域的领先地位，同时，再利用该原则对保护范围进行压缩性限制来保证功能性限定的采用不至于阻碍技术的创新与发展。

　　但是，以我国目前相关产业的实际发展状况而言，我国还尚未达到足以与美国及其他发达国家相抗衡的水平，更不要说具备领先的地位。因而，我国目前的情形与1994年前的美国相同或类似，应仿效美国将两者的内容相同为“具体实施方式与等同物”的说法，是不顾客观实际，仅仅单纯的探讨法律理论模型的做法，而此种做法，将有害于我们做出正确的判断与选择。

四、结语

　　审查标准是专利局行政规范，保护范围解释规则是法院司法依据，二者各司其职，内容相同与否不能作为二者是否一致的判定依据。

　　究其实质，我国《审查指南》及《解释》在本质追求上是一致的，均是对功能性限定权利要求的合理限制，而在实际操作的层面上，也具有很好的可操作性，二者实际上是互为表里、彼此呼应的关系。

　　得到应该与付出成正比，这也就是公平的实质。不能因为专利权人仅仅是选择了功能性限定的撰写方式就因之而获得不合理宽泛的保护范围，这就是各国审查以及立法对功能性限定保护范围加以限定的原因。对于专利权人的有效保护应建立在公平合理的基础上，也只有在此基础上，才能谈到有效与否。无论是保护专利权人的利益，还是社会公众的利益，最终目的都应是更好地促进社会科技的进步与发展。

　　对于功能性限定的规制，应充分借鉴（而不是照搬）他国经验并将自身的产业发展状况作为重要的决策依据，因而，我国现行体例具有合理及必要性。这也就是说，当我国在通信、电学等功能性限定特征广泛应用的领域处于世界领先地位的时候，或许正是我们考虑改变相关规则的时候。