吸毒验血:新疆维吾尔自治区律师律师办理商标法律业务操作指引（草案）

目录
第一章 总则
第二章 商标非诉讼业务
第一节 商标注册申请业务
第二节 商标战略服务业务
第三节 驰名商标申请认定业务
第四节 商标预警业务
第五节 商标内控管理业务
第三章 商标民事诉讼业务
第四章 与行政机关有关的商标法律业务
第五章 与商标有关的刑事法律业务
第六章 附则

第一章 总则

第一条 为了指导律师从事商标法律服务业务，规范律师的执业行为，减少律师的执业风险，特制定本指引。

第二条 本指引所称的商标法律服务业务（以下简称“商标业务”），主要包括：商标非诉讼法律业务和商标诉讼法律业务。

第三条 与商标业务有关的法律、行政法规、部门规章、司法解释及相关规定即国际公约、条约及协定主要有：

（一）《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、 《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等；

（二）《中华人民共和国商标法实施条例》《商标评审规则》、《商标审查指南》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》、《驰名商标认定和保护规定》、《知识产权海关保护条例》《商标专用权质押登记程序》等；

（三）《最高人民法院关于贯彻执行民法通则若干问题的意见》、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》、《最高人民法院关 于执行行政诉讼法若干问题的解释》、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和 法律适用范围问题的解释》、《最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》、《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据 适用法律问题的解释》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院民事审判第三庭关于对注册商标专用权进行保全和 执行等问题的复函》、《最高人民法院关于专利法、商标法相关案件分工问题的批复》、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问 题的司法解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（一）、（二）等；

（四）《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS协议）、《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》、《商标注册条约》、《制止商品产 地虚假或欺骗性标记马德里协定》、《保护产地名称及其国际注册协定》、《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》、《建立商标图形要素国际分类维也纳协 定》、《保护奥林匹克会徽内罗毕条约》、《比荷卢统一商标法》等。

（五）律师应注意收集至办理商标法律业务时点前新出台的法律、行政法规、司法解释及部门规章。

第四条 本指引旨在为律师从事商标法律服务业务提供最基本的指引，律师还应结合自己的实践经验、丰富及完善各项业务操守。

第五条　本指引并非强制性或规范性规定，仅供律师在办理涉及商标法律服务的业务时参考使用。

第二章 商标非诉讼业务

第六条 商标非诉讼法律业务主要包括，但不限于：

商标保护现状诊断，商标预警机制的建立和完善、商标管理内控制度的建立和完善，企业商标实用人才培训，商标战略的确定和运用，商标设计、商标设计版 权归属、商标产权界定、商标申请、商标异议及撤销、商标实施、商标投资、商标转让、商标许可、商标评估、商标权利质押、商标侵权判断、损失赔偿额确定等疑 难问题解答和解决等。

第一节 商标注册申请业务

第七条 商标注册申请及相关业务主要包括但不限于：

（一）商标注册申请；

（二）商标注册申请前的查询；

（三）商标异议申请以及答辩；

（四）商标注册人名称、地址变更；

（五）转让注册商标申请；

（六）续展注册商标申请；

（七）商标使用许可合同备案；

（八）商标专用权的质押登记；

（九）优先权申请；

（十）商标注册证明申请；

（十一）补发《商标注册证》申请；

（十二）补发变更、转让、续展注册证明申请；

（十三）撤回商标注册申请；

（十四）注销注册商标申请；

（十五）撤销连续三年停止使用注册商标申请；撤销注册商标申请及答辩；

（十六）注册商标的财产保全办理；

（十七）《商标注册证》领取；

（十八）商标申请后的查询办理；

（十九）特殊标志登记申请；

（二十）世界各国及地区商标注册、转让、续展等业务的办理。

第八条 国内商标注册申请的操作。

（一）受理机关。

1、位于北京的国家工商行政管理总局商标局。目前所有的申请都应向该局递交申请或邮寄申请，商标局在大陆其他地区没有办事机构。

2、如申请港、澳、台地区商标注册，应单独向港、澳、台地区商标处（署）申请办理。

（二）注意事项

1、商标注册申请包括国内注册和国际注册，注册时应考虑商标设计要求、申请类别、申请国别和申请途径。

2、在商标注册用商品和服务国际分类的每一个类别上每注册一个商标图样为一件商标。每件商标每申请办理任何一项注册事宜都视为一件申请，应分别提交一套申请书件，并分别缴纳费用。

3、应提交的书件没有指明份数的，如果在“具体要求”及“注意事项”栏目中也没有特别声明是多少份的，则应认为是一式一份。

4、外国人或外国企业在中国办理商标注册申请必须委托商标代理机构代理，但在中国有经常居所或者营业所的外国人或外国企业除外。

5、申请集体商标、证明商标注册应注意：

（1）集体商标与证明商标注册申请时虽然已指定商标为集体商标或证明商标，但未附送资格证明或商标使用管理规则的，则由商标局退回，申请日期不保留。

（2）申请时虽然已附送资格证明和商标使用管理规则，但未指定商标为集体商标或是证明商标的，则由商标局退回，限期补正。申请日期予以保留。

（3）因申请手续不完备或申请书件不符合规定的，商标局退回申请人，在申请日期处盖有“补正”印章，补正手续后，申请日期予以保留。凡经商标局驳回并盖有“驳回”字样的商标注册申请书件，不得再次作为申请书件上报。

第九条 国外商标注册申请的操作

（一）单独国家或地区或国际联盟商标注册申请。目前几乎所有的国家、地区、国际联盟都允许外国个人或企业在本国申请注册商标。除每个国家或地区外，目前的国际联盟有欧盟（25国）、比荷卢经济联盟、非洲知识产权组织。采用这种方式一般需要委托当地的律师办理。

（二）马德里商标国际注册申请。

马德里国际注册申请分为协定国和议定国国际申请，到目前为止已经有77个成员国。

        第二节 商标战略服务业务

第十条 商标战略是指企业为获取与保持市场竞争优势，运用商标制度提供的保护手段，来达到树立企业形象、促成产品或服务占领市场的总体性谋划。

第十一条 律师在帮助企业制定商标战略时应掌握以下原则：

（一）企业商标战略要与企业经济实力、经营性质、发展状况、行业特点、发展目标相适应；

（二）将企业商标战略纳入企业知识产权战略、企业营销战略和企业经营发展总战略中。

第十二条 商标设计选择战略

（一）商标应具有合法性，不能与他人的在先合法权利相冲突；

（二）商标应具有显著性，包括固有显著性与获得显著性；

（三）商标应与企业形象识别系统CI、企业视觉识别系统VI协调一致。

第十三条 商标及时注册战略

（一）商标注册是取得商标专用权并获得法律保护的必要前提；

（二）商标及时注册是防止遭到他人抢注有一定名气的未注册商标的有效措施。

第十四条 正确使用注册商标战略

（一）应将注册商标置于显著位置；

（二）使用注册商标应注意稳定性和灵活性；

（三）保证商品的质量；

（四）严格依照商标立法的规定使用注册商标。

第十五条 网络环境下商标使用战略

（一）应重视商标在网络环境下的使用；
（二）注意预防和制止利用网络侵犯企业的商标权；
（三）企业商标与域名应一体化。

第十六条 联合商标战略

（一）联合商标是指商标所有人在自己生产或销售的相同或类似商品上注册的几个相互近似的商标。

（二）在实施联合商标战略时应注意：
1、符合联合商标注册条件；

2、联合商标注册不是为了使用，而是为防止他人在相同或类似商品上使用与主商标近似的商标，从而形成主商标保护范围；

3、联合商标可以分别获得注册，但其中每一个商标都不得单独转让，而必须整个联合商标一同转让，联合商标使用许可也如此；

4、联合商标中每一个商标都具有相对独立性，其中一个商标被撤销或被终止不影响其他商标的效力；

5、企业可以借助联合商标发展多种经营。

第十七条 防御商标战略

（一）防御商标是同一商标所有人在已经核定使用的商品上注册的同一著名商标。

（二）注册防御商标应符合的条件：
1、该商标为注册商标，适用于核定使用的商品上，在消费者中具有较高的知名度，并且通常应是驰名商标；

2、防御商标注册人与原商标注册人为同一人，商标的独占性被许可人不能注册防御商标；

3、申请注册的防御商标与原注册商标相同；

4、他人使用该商标时，会使消费者混淆商品来源。

第十八条 商标和商号一体化战略

商标和商号一体化战略是企业将商标和商号的优势结合在一起，同时宣传自己的商标和企业形象，并弥补现行商标立法与商号立法各自的不同之处，是商标和商号相得益彰的一种战略。

企业可根据自己的情况灵活运用商标和商号一体化战略：

第十九条 商标广告宣传战略

（一）围绕商标，突出商标在消费者心目中的形象；

（二）运用多种手段有针对性地宣传商标；

（三）注意广告宣传的真实性、经常性和适当的超前性。

第二十条 商标国际注册及商标国际化经营战略

（一）商标国际注册应注意：

1、调查研究商标拟注册地法律环境，结合企业实际情况制定国际注册规划；

2、重视在国外及时注册策略的运用。

（二）商标国际化经营战略应注意：

1、正确定位商标；

2、打造良好的企业文化和企业形象；

3、制定正确的市场营销策略与广告策略。

第三节 驰名商标申请认定业务

第二十一条 驰名商标是指为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

第二十二条 认定驰名商标应当考虑的因素包括：

（一）相关公众对该商标的知晓程度；

（二）该商标使用的持续时间；

（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标驰名的其他因素。

第二十三条 申请驰名商标应注意收集以下证据：

（一）商标最早使用的证明；

（二）商标使用类别多、范围广、多类注册的证明；

（三）有关行业协会等部门出具的行业排名的证明；

（四）近三年会计报告、每年税收的证明；

（五）曾有过制止侵权行为、曾有被抢注的行为而提出异议、要求撤销的证明；

（六）近三年广告费用支出及广告合同；

（七）历年授奖情况；

（八）商标使用企业的与商标管理有关的制度。

        第四节 商标预警机制

第二十四条 商标预警机制是对企业即企业竞争对手已经注册的全部商标进行密切检索和关注，同时监测国家商标局公告期的商标信息，发现他人侵犯企业的商标或企业侵犯他人的商标则及时通知企业，并收集证据，提出商标异议、撤销，进行异议答辩的业务。

        第五节 商标的内控管理业务

第二十五条 商标管理机构与商标管理人员

律师协助企业建立商标管理机构对商标工作进行专门管理，帮助企业培训商标管理人员，负责日常的商标管理，统一协调企业商标管理工作。

第二十六条 企业商标管理规章制度建设

律师协助企业建立商标管理方面的规章制度，在制定规章制度过程中应以现行法律法规和有关行政规章的规定为指导，不得与之相抵触，同时应考虑企业的经营管理特色，从企业实际情况出发制定。

第二十七条 企业商标管理包括但不限于以下内容：

（一）商标注册管理；

（二）商标使用、许可及转让管理；

（三）商标印制管理；

（四）商标档案管理；

（五）商标广告管理；

（六）商标专用权保护管理。

第三章 商标民事诉讼业务

第二十八条 商标民事诉讼业务主要包括但不限于：

（一）侵犯注册商标专用权纠纷（包括域名抢注、认定驰名商标等）；

（二）注册商标专用权权属纠纷；

（三）商标合同纠纷（包括转让合同、许可合同等）。

第二十九条 律师代理侵犯注册商标专用权纠纷注意事项：

（一）侵权可以分为假冒和仿冒。假冒指在相同或类似的商品上使用与注册商标相同的标志，足以引起一般消费者误解的；仿冒是指在相同或类似的商品上使用与注册商标近似的标志，足以引起一般消费者误解的；

（二）是否侵犯注册商标专用权的根本标准是“是否引起一般消费者混淆”；

（三）作为原告方采用购买方式收集侵权证据时，最好办理公证；

（四）未注册商标，如其有相当知名度，可以按照《反不正当竞争法》中知名商品特有名称、包装、装潢进行处理，不能用《商标法》处理。

第三十条 律师作为原告方代理人的注意事项。

（一）诉前分析

1、案件是否属于人民法院受理范围。

人民法院受理的商标民事纠纷案件主要包括：

（1）商标及与商标有关权益权属、侵权、合同纠纷案件；

（2）其他商标、与商标有关权益纠纷案件。

2、案件应由何地法院管辖。

（1）级别管辖。

商标民事纠纷案件，由中级以上人民法院管辖。

各高级人民法院根据本辖区的实际情况，可以确定若干基层人民法院管辖第一审商标民事纠纷案件。

（2）地域管辖。

因侵犯商标行为提起的民事诉讼，由侵权行为的实施地、侵权商品储藏地（是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地）或者查封扣押地（是指海关、商标、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地）、被告住所地人民法院管辖。
对涉及不同侵权行为实施地的多个被告提起的共同诉讼，原告可以选择其中一个被告的侵权行为实施地人民法院管辖；仅对其中某一被告提起的诉讼，该被告侵权行为实施地的人民法院有管辖权。

3、审查当事人是否适格。

（1）审查原告是否适格。确定商标纠纷案件的原告是件非常重要又复杂的事项，必须审慎考虑。可通过下述方面进行审查。

①审查原告是否是商标注册权人，是否是商标权的利害关系人、是否是商标财产权利的继承人；

②审查原告是否属于《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三、十四条所规定的情况，即其提出的赔偿数额有无事实依据。

（2）审查被告是否适格。

4、是否具有仲裁条款、书面仲裁协议及仲裁条款、仲裁协议是否有效。

5、是否超过诉讼时效，有无诉讼时效中断、中止或延长的事由。侵犯商标的诉讼时效为二年，自商标人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过 二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该商标权保护期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为；侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起 向前推算二年计算。

6、商标是否驰名，是否达到驰名状态。

7、对于商标侵权纠纷，还需要充分了解侵权人的资产、信誉等状况，并据此分析侵权人支付赔偿款的可能性。考虑是否申请财产保全，是否申请诉证据保全，是否申请诉前禁令。

8、对于商标许可合同纠纷案件。律师应注意审查：被许可人行使权利时是否擅自超出约定的权利；是否是以约定的方式、在约定的地域和约定的期限内行使 商标；被许可人不得擅自将自己享有的权利许可其他人使用；商标权人可以将同样权利以完全相同的方式，在相同的地域和期限内许可他人使用，除非被许可人享有 专有许可权；除专有许可外，被许可人对第三人侵犯自己权益的行为一般不能以自己的名义向侵权人提起诉讼，只能以商标权人的名义提起诉讼。

（二）确定诉讼请求

1、确定商标归属（适用于商标权属纠纷的案件）。

2、停止侵害。行为人正在实施侵害他人商标权的行为时，权利人有权要求其停止侵权行为，其目的是防止损害结果扩大（适用于起诉时侵权行为仍在持续的案件）。

3、赔礼道歉、消除影响。行为人侵害他人在先的著作权、外观设计权、域名权、企业名称权等其他在先权利后，在先权利人有权请求行为人或者诉请法院责 令行为人在一定范围内赔礼道歉、澄清事实，以消除人们对在先权利人或者其作品的不良印象，使社会对其评价恢复到未受侵害前的状态（适用于侵权并致权利人信 誉受损的案件）。

4、赔偿损失（适用于商标侵权案件）。

5、请求确定合同无效、申请撤销合同、请求判令解除合同等（适用于商标合同纠纷案）。

6、其他诉讼请求（包括认定驰名商标）。视具体案件情况而定。

（三）准备证据

1、证明原告具有商标权利。证据可以是：当事人提供的涉及商标的底稿、原件、合法出版物、商标登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等。在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他组织视为与商标具有有关权益的权利人，但有相反证明的除外。

2、证明被告侵权行为的存在。证据可以是：当事人自行或者委托他人以定购、现场交易等方式购买侵权商品而取得的实物、发票等。为保证法律效力，有必要采用公证的形式。

3、证明原告所花费用及损失的存在与数额。赔偿损失，通常为权利人的实际损失或者侵权人的违法所得，上述两者均不能确定时，由法院在50万元人民币的范围内自由裁量。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支（包括律师费用）。
（四）向法院提出诉前停止侵犯商标行为申请、诉讼证据保全申请、诉讼财产保全申请

1、诉前措施

从保护原告利益以及为防止被告毁灭证据角度来看，诉前申请采取责令停止侵权行为、证据保全措施是较好的方式。具体参照《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》。

2、诉中措施

相关措施通常在立案时，同时提起。

3、申请保全的证据、财产包括：

（1）关于被告侵权行为的证据；

（2）关于被告获利情况的证据；

（3）查封、扣押、冻结相关财产。（在商标案件中，该措施较少使用，但面对容易转移财产的被告，该措施仍是必要的）

第三十一条 律师作为被告方代理人的注意事项。

（一）委托人预计对方会起诉时、委托人已接到起诉状副本时应做出如下分析

1、是否属于相同商品；

2、是否属于相同商标；

3、是否有在先权利；

4、对方权利是否有瑕疵；

5、能否撤销；

6、被告侵权的证据的情况及数量。

7、被告行为的法律性质及后果。

在分析已构成侵权的情况下，考虑与对方和解。

（二）如通过分析不构成侵权时，可从下面几面进行抗辩。

1、原告不具有商标权利，或不能单独具有商标权利。

2、侵权行为不存在。

（1）是依法行使权利；

（2）不构成相同；

（3）不构成近似。

3、损害不存在或数额计算没有依据。包括：

（1）不存在损害后果；

（2）原告的损失计算不正确；

（3）被告的获利计算不正确；

（4）损失计算的方式不正确；

（5）法定赔偿不合理。

第四章     与行政机关有关的商标法律业务

第三十二条 与行政机关有关的商标法律业务主要包括但不限于：

（一）行政复议以及行政听证；

（二）代理受害方进行投诉、协助工商行政管理部门进行查处（俗称打假）；

（三）代理商标权人进行商标海关备案、投诉。

（四）对商标评审委员会做出的评审决定或商标局做出的撤销注册商标专用权决定不服提起的行政诉讼；

（五）对工商行政管理机关做出的行政处罚决定不服提起的行政诉讼。

第三十三条 商标的行政执法主体主要是，各级工商行政管理部门和各级海关。工商行政管理部门是主动或根据有关人员的投诉对侵犯他人注册商标专用权的行为或假冒注册商标 的行为或应当使用注册商标但未使用注册商标的行为进行查处。海关可以根据《知识产权海关保护条例》对怀疑的进出口货物侵犯注册商标专用权的货物采取扣留的 行政行为，该程序也可以基于当事人的请求进行。

第三十四条 律师代理受害方进行投诉、协助查处工商行政管理部门进行查处一般应提供如下资料、文件：

（一）投诉书；

（二）商标注册证原件、复印件；如有续展，还需要续展证明；

（三）商标公告原件或复印件；

（四）涉嫌侵权商品商标式样；

（五）投诉人主体资格证明；

（六）授权委托书；如委托人是港、澳、台或外国企业或个人，应根据有关规定办理公证、认证手续。由于执法机构的做法并非完全一致，上述资料、文件也 可能因执法机关的要求不同而有所不同。因商标在注册后可能会被撤销或未续展而失效，因此，为慎重起见，在投诉前可以进行查询，查询商标注册的有效性。

第三十五条 律师代理注册商标专用权海关保护案件注意事项：

（一）注册商标专用权海关保护既可以基于注册商标进行了海关保护备案登记而进行，也可以基于权利人向出口货物所在地海关投诉而进行。

（二）作为投诉方，应向海关提供被扣留货物等值的担保，被扣留货物一方也可以提供相应担保以使其货物得到海关放行。

（三）海关扣留货物后，海关并不直接认定侵权，海关会要求当事人向海关所在地工商行政管理部门按照行政查处进行处理或向海关所在地人民法院按照侵犯注册商标专用权进行处理。

第三十六条 律师代理对商标评审委员会做出的评审决定不服或商标局做出的撤销注册商标专用权决定不服提起的行政诉讼应注意的事项：

（一）商标评审委员会做出的评审决定包括驳回商标注册申请复审决定、商标异议复审决定、商标争议决定；商标局做出的撤销注册商标专用权决定（包括因连续三年不使用被申请撤销的决定、因注册商标违法使用或其使用的产品粗制滥造注册商标被撤销的决定）。

（二）受理法院：一审为北京市第一中级人民法院，二审为北京市高级人民法院，除此以外，其他任何法院均没有管辖权。

第五章 与商标有关的刑事诉讼法律业务

第三十七条 侵犯商标权犯罪是指违反国家商标法规，故意侵犯他人商标权，破坏商标管理制度和市场经济秩序，情节严重（包括数额较大），依照刑法规定应受刑罚处罚的行为。包括假冒注册商标罪，销售假冒注册商标的商品罪，非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。

第三十八条 律师处理此项业务时应注意以下几个方面：

（一）假冒注册商标罪是指未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的行为。销售假冒注册商标商品罪，是指销售 明知是假冒注册商标的商品，销售金额较大的行为。非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，是指非法制造、销售非法法制造的他人注册商标标识，情节严重的 行为。

（二）非法经营数额和违法所得额的区别。非法经营数额是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值。违法所得额是一个小于非法经营额的概念。它是指行为人在实施侵权行为中，扣除成本实际所得收入、所得数额。

（三）一般情节和严重情节及特别严重情节的区别及法律后果。

第六章 附则

第三十九条 本指引适用于新疆维吾尔自治区律师办理商标法律业务。

第四十条 本指引与法律、法规、司法解释等相关法律规定有冲突或不符时，以法律、法规、司法解释等相关法律规定为准。

第四十一条 本指引由新疆律师协会业务指导及继续教育委员会负责解释。

第四十二条 本指引自新疆律师协会常务理事会通过之日起实施