计划组织类面试题:职务发明创造、商业秘密保护对策研究（二）(2010-01-06 10:

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专利法

职务发明创造

商业秘密

保密协议

竞业限制

员工离职

跳槽

（接上篇）

案例3：

陈鸿奇在汕头市光华公司（塑料机械成套设备生产企业）从事了六年的销售工作，曾多次代表光华公司与其它厂家签订合同，销售了多台塑料挤出复膜机组、纸塑成筒粘合制袋机组、制袋机组中的立式印刷机、吹膜机等光华公司生产的机器设备。离职后不久，陈鸿奇申请了“一种自动印刷机的印刷和印刷输送装置”的实用新型专利，其说明书中作了这样的表述：“本申请人鉴于已有的自动印刷机上的印刷版辊装置的结构不完善，致使其使用上无法控制印刷物的输送长度，进而无法很好配合自动化生产的进行，造成人工的浪费及产量的减少，所以不断进行积极实验研究改革，终于在总结多项实验研究成果与多年的工作经验的基础上，创造出一种自动印刷机的印刷和印刷输送装置的改良构造……”

光华公司起诉，汕头中院作出一审判决，判定涉案专利属于职务发明创造，专利权人应变更为光华公司。

陈鸿奇上诉。广东省高院合议庭认为，依照有关法规，如果本案专利具备下列两个条件之一时，应当认定为职务发明创造，否则为非职务发明创造：（1）是在退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造；（2）是主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等本单位的物质技术条件完成的发明创造。

合议庭最终认为，在单位主张一项发明创造与发明人或设计人“在原单位承担的本职工作”或“原单位分配的任务”有关时，应当提供明确的证据表明曾经安排发明人或设计人从事技术开发工作，或者分配其从事本职工作之外的技术开发任务，而不能仅凭推理来加重发明人或设计人的法定义务。在本案中，光华公司提供的证据仅能证明陈鸿奇是从事产品销售工作，而没有证据表明曾安排陈鸿奇从事技术开发工作，如果仅依据“销售人员必须对产品的技术特征、结构非常了解，并反馈客户对产品的意见”来推断陈鸿奇在光华公司从事技术开发工作于法无据。光华公司也未举证证明陈鸿奇的发明创造主要利用了该公司的资金、设备、零部件、原材料等其它物质条件，因此陈鸿奇的发明创造不属于主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。此外，为了保护劳动者的生存权利，只要不违反法定或合同约定的义务，任何单位都无权限制劳动者离职后享有和利用其在受雇期间所掌握的技术、技能、经验和知识。陈鸿奇在离职后从事发明创造的过程中，自然会运用到其在光华公司工作期间所积累的技术、技能、经验和知识，但并不能因此推定陈鸿奇的发明创造就属于职务发明创造。

广东省高院最终判定陈鸿奇所申请专利不符合职务发明创造法定条件，做出了“撤销一审判决；驳回汕头市光华机械实业有限公司的诉讼请求”的终审判决。

评点：从事产品销售（未作过研发）的员工离职1年内作出的产品改进的发明创造，是否属于职务发明创造？广东高院给出了基本否定的答案。看来，我们是否有可能在劳动合同或保密协议中注明一条，扩大“本职工作”的范畴。另外，公司也应将员工掌握的公司的技术秘密与他在工作中掌握的通用的技能、知识、经验区分开来，对于前者，肯定是旗帜鲜明的采取各种措施（管理制度和法律手段等）保证其留在公司并且不被侵犯；而对于后者，需要有更多的更人性化的管理措施，尽量使老员工积累的宝贵经验留在公司，供其他员工（特别是新员工）分享，而不是人走知识就流失了，这个也称为“知识管理”，不完全等同于商业秘密管理。

案例4

被告王某原系某邮电研究所通信工程师，从1987年至2000年间，主持了上百种型号的通信传输设备的研究及改进工作。

2000年8月，王某从邮电研究所辞职，同年9月进入原告甲公司任总经理职务。他根据自己多年在邮电研究所的工作经验，提出了发明S型通信模块的构想，向甲公司的技术人员陈述了S型模块的具体设计思路和方案，提供了该模块中的两个关键的功能芯片及型号，口授了电路原理草图。2000年10月，甲公司正式立项开发S型模块产品，编制了《项目计划任务书》并组织人员按王某的设计方案进行试制，很快试制出S模块样品。此时，因甲公司股东变换，被告王某被新董事会免职。

王某于2001年4月离开了甲公司，随即以个人名义向国家知识产权局提出S型模块实用新型专利申请，并于2001年10月获公告授权。王某即投资新成立了乙公司，生产S型模块，由于该模块能够解决国内外通信设备间的兼容问题，产品销售很好。甲公司此时也正式生产S型模块，但由于乙公司已在王某的主持下对S型产品进行了改进，其改进型产品S1和S2型模块使甲公司产品销售受阻。

原告甲公司故于2002年5月以S型模块系职务发明为由将王某告上法院，请求法院判令专利权归甲公司所有。理由是此发明系王某完成公司工作任务，且主要利用了单位的物质技术条件，其主要证据为2000年甲公司的立项计划及产品设计图，王某在该计划任务书上的总经理栏上签字批准试制，其中的《总设计文件》描述了与授权专利相同的技术方案。被告王某辩称S型模块是自已独立的创新成果，构想源于其在邮电研究所的工作经验，发明的核心是S模块中两个关键功能芯片的组合运用，其发明构想在到甲公司工作前已经完成，不是职务发明。

    对于该案的处理意见存在三种分歧观点：

    1、王某的专利属于其在甲公司的职务发明。理由是：（1）王某自称的发明创意在到甲公司工作前没有形成书面记录，不能确定王某发明的具体内容；（2）甲公司对S型模块的开发研制进行了立项，并下达了专门的计划任务书，王某在计划书上签字，是履行甲公司的工作任务；（3）甲公司为S型模块的试制付出了大量人力物力，王某的发明利用了甲公司的物质技术条件。

    2、王某的发明属于非职务发明。理由：（1）王某是对S型模块发明的实质性特点作出创造性贡献的发明人，其创意来源于邮电研究所的工作经验，虽然没有书面记录，但是甲公司技术人员证明甲公司立项时的产品设计方案来源于王某的传授；（2）甲公司立项是对发明构想的验证与实施，其《总体设计文件》中记载了与专利技术相同的方案，而王某发明创造构想提出时并未利用甲公司的物质技术条件。（3）王某的职务是总经理，负责行政管理工作，甲公司未向其下达研发S型模块的工作任务。（4）王某已对S型模块进行了改进，乙公司现在生产的S1、S2型模块是S型模块专利的改进技术，如果认定S型模块的专利权因系职务发明归甲公司所有，基于S型模块的改进技术及实施都将受阻，不符合促进技术创新的专利法立法宗旨。

    3、王某的发明属于其在邮电研究所的职务发明。理由：王某的发明创造是其从邮电研究所调动工作后1年内作出的，王某原系该所通信工程师，承担的是通信传输设备的研究及改进工作任务，且王某的当庭陈述以及邮电研究所的存档工作记录，可以证明王某在邮电研究所工作期间，曾经利用邮电研究所的物质技术条件对S型模块中的两个关键芯片进行过专门研究，属于其在邮电研究所本职工作有关的发明创造。

最终法院采纳了第2种意见。

评点：公说公有理，婆说婆有理，这源自简陋的法律规定与复杂的现实生活之间的矛盾。作为企业一方，我们一定要注重契约的管理，尽量利用法律、减少法律造成的不确定性。（未完待续）

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