偶看新闻面试组织协调能力:新《专利法》第20条与在华外资企业的专利申请策略(2010-12-11 09:18:37)转载标签： 中国专利法外资企业涉外申请保密审查杂谈 分类： IPinhouse
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 23:40:34
新《专利法》第20条与在华外资企业的专利申请策略
一、问题
《中华人民共和国专利法》于2008年12月27日通过了第三次修改（于2009年10月1日正式施行），修改后的新专利法第二十条明确规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报国家知识产权局进行保密审查。否则，向外国申请专利的发明或者实用新型，又在中国申请专利的，不授予专利权。
M公司的总部设在美国（以下简称“M美国”），在中国投资设立了几家子公司（以下统称“M中国”）[i]。按照之前的法律规定，上述条款的适用主体为“中国单位或者个人”，则可以以委托或合作的名义，通过合同约定在中国完成的发明创造（特别是公司核心的技术成果）的权利属于母公司M美国，而首先以M美国的名义在外国申请专利（实际上可能根本就没有任何协议，而直接以M美国的名义在美国申请）。
新专利法（及其配套实施细则和专利审查指南）的实施增加了问题的复杂性。按照原来的做法，是否还可行？有哪些法律风险？应该采取什么样的应对措施或者专利申请策略？
二、结论
按照原来的做法，原则上/理论上已经不可行。如此操作的风险包括：先在美国申请的专利将很可能不能在中国申请进而获得专利权，授予了专利权的，也存在被无效的不确定性风险；如果先在美国申请的专利涉嫌泄露国家秘密的，公司及其法定代表人将有可能依照中国《保守国家秘密法》受到刑事责任的追究。
我的建议是，确属在美国完成的发明创造（主要是公司高管在美国期间完成的、基本不需要进行试验研发的构想，比如原理性发明，电路或结构设想），以M美国的名义，在美国先申请。确属在中国完成的发明创造（对于一般的材料或化学发明，需要在M中国的实验室进行试验），对不重要的，以M中国的名义在中国申请即可；对核心重要的，由M美国与M中国订立相关协议，经过《技术进出口管理条例》的登记备案程序后，在中国先申请专利，然后去美国等国申请，或者先以M中国的名义在中国申请，然后再与M美国按照相关规定办理专利申请权的转让；若确实不需要在中国申请专利（或者说对其能否在中国获得稳定的专利权持无所谓态度），同时确信不涉及国家安全或者重大利益的，也可以直接以M美国的名义，在美国等国进行专利申请。
三、具体分析
（一） 原则性规定及分析
新专利法第二十条将中国单位或者个人向外国申请专利必须首先在中国申请，改为必须事先报经国家知识产权局进行保密审查[ii]。
对于在我国境内完成的发明或者实用新型，如果涉及国家安全或者重大利益，根据《专利法》第四条的规定[iii]，应当按照《保守国家秘密法》及其实施办法的规定予以保密，不得因在中国申请普通专利而公开，也不得因向外国申请专利而公开。国家知识产权局在专利法修订草案（征求意见稿）的说明中解释说，许多国家也有类似的（甚至更加严厉的）规定，比如美国专利法规定，无论是本国公司完成的还是外国公司完成的，在向外国申请专利前要获得美国专利局局长的许可，否则对该发明不授予美国专利，对故意违反者要处以10000美元以下罚金或者2年以下监禁或者二者并处[iv]。
这样的目的是“为了便于在发明创造涉及国家安全或重大利益需要保密的情况下依法采取必要措施，同时使我国公众能够及时方便地获得在中国完成的发明创造的有关信息”。
因此，本条规定，在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先经过保密审查。根据上述规定，只要是在中国完成的发明或者实用新型，无论是由中国人完成，还是由外国人完成，也无论是由中国单位，还是外国单位享有申请专利的权利，就该发明或者实用新型向外国申请专利前，应当向国务院专利行政部门提出保密审查请求，经过审查认为不涉及国家安全或者重大利益的，才可以向外国提出专利申请。
本条中增加了一款（第四款），明确了违反保密审查要求的法律后果，即违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，将不授予专利权。该款所述“不授予专利权”包括三种情况：一是在初步审查中发现申请人有违反本条第一款的情况而驳回其申请；二是在实质审查中发现申请人有违反本条第一款的情况而驳回该申请；三是在无效程序中因发现申请人有违反本条第一款的情况而宣告被授予的专利权无效（专利审查指南均有相应操作规范[v]）。
另外即使不在中国申请专利的，也不是不受到任何约束。根据新专利法的规定，若因向外国申请专利造成泄露国家秘密的，相关责任人可能要承担刑事责任[vi]。反过来说，如果向外国申请专利事先没有报经国家知识产权局进行保密审查，但是不在中国申请专利，也没有泄漏国家秘密的，将不承担法律责任或其他风险。
（二） 如何判定或证明发明创造“在中国完成”
那么如何认定某项发明创造是否是在中国完成的，而在日后的专利无效宣告程序中，他人或专利复审委可能以什么证据或者以什么样的方式证明以宣告专利无效呢？
根据《专利法实施细则》第八条的解释，在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。这一解释与《专利法实施细则》第十三条关于发明人或设计人的定义[vii]是一致的。该定义还是过于宽泛，难以指导做出准确的判断。根据美国专利法实务，发明的完成包括两个步骤：在发明人的头脑中形成清晰完整的技术方案，该方案涵盖了在未来的专利申请中要求保护的技术方案的所有技术特征；并且，在此之后，发明人自己或者是委托他人积极地按照其发明构思，包括生产出这种产品，或者是试验这种方法， 而且上述的产品和方法符合其构思的发明目的，或者是，发明人（在美国）提交了专利申请。这个也可以供在中国判断发明创造是否完成参考。
具体到我们的情况，如果是M的研发人员在中国构思出来和/或在实验室进行试验摸索，那么毫无疑问所涉发明创造是在中国完成；如果是M美国的雇员在美国工作或生活期间完成的、基本不需要进行试验研发的构想，比如原理性、前瞻性发明，电路设计或结构改进的设想，那么也可以直接在美国提交专利申请，证明该发明创造是在美国完成的；复杂的问题是，在美国想出来的构思，又在中国的实验室进行研究、探索、验证、细化（大多数化学或材料的发明都是如此），如何确定完成地呢？我们认为这种情况一般会在中国留下试验记录（这是重要的证据）或其他的间接证据，为确保稳妥，判定为在中国完成比较合适。
如果我们将在中国完成的发明创造首先在美国等国申请了专利，那么到中国来申请专利，也有可能侥幸获得专利权（因为专利局不会进行实地调查，只会对明显有问题的专利申请进行核实）。然而，涉及到有重大商业利益的专利，他人（竞争对手公司）很有可能会提起无效宣告，这其中就包括想尽办法来证明我们的发明创造是在中国完成的。这里最大的危险是，竞争对手直接或间接从我公司挖人，离职的员工带走试验记录（是为书证）或产品样品（是为物证）等，或者帮助竞争公司出庭作证（是为证人证言），那么所涉发明创造就极有可能被复审委或法院认定为“在中国完成”，从而无效掉我们的专利。
（三）保密专利申请的审查标准
那么，到底哪些发明创造会在国家知识产权局的保密审查中被定为“保密专利申请”，从而挡在外国专利局和国外市场的门外？另一方面，如果我们确实不在乎中国市场（不在乎是否能在中国取得稳定的专利权），而径直到美国去申请专利，那么我们也还是要认真考虑到可能泄露国家秘密而招致刑事责任的问题，那么，到底哪些发明创造是属于国家秘密？
按照新专利法第七条的规定[viii]，保密专利申请可以分为两种类型：一类是涉及国防利益的国家秘密需要保密的专利申请（可称为“国防专利”[ix]）；另一类是涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的专利申请。国家知识产权局对其受理的专利申请进行保密审查，审查结果发现受理的专利申请涉及国防方面的国家秘密需要保密的，移交国防专利机构审查；发现涉及其他方面的国家安全和利益需要保密的，按照保密专利申请处理。保密专利申请的审查、复审以及无效宣告等有其特殊程序（待出台）。
按照惯例，国防、军工单位对其非民用技术成果一般直接向国防专利局提交申请，而对其他单位提交给国家知识产权局的专利申请，都会定期（每周）有国防专利局的人员来进行浏览、查阅，当然国家知识产权局审查员也会主动发现涉嫌涉及国防利益的专利申请移交国防专利局。那么，除了明显可以判断属于涉及国防利益的发明创造外，如何判断我们完成发明创造是否属于保密专利申请？
专利审查指南第五部分第五章仅规定，“保密的基准按照国家有关规定执行”，但未明确何为“相关规定”。经咨询北京金杜律师事务所，他们称，中国专利局的保密审查的标准参照商务部颁布的《中国禁止出口限制出口技术目录》执行，而该目录将随着经济形势会不断更新。另据北京康信知识产权代理有限公司表示，他们认识的复审委人士称，保密审查官方内部会有一个技术名录，但不对外，哪些属于保密范围，回复说“包括但不限于国防安全技术”。
公司目前从事的技术，尚不在《中国禁止出口限制出口技术目录》范围之内。不过随着七大国家战略性新兴产业（即节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车）的确立，国家对于中国新能源汽车产业将加大扶持和保护的力度，避免技术外流，应该是题中应有之义。所以需要我们时刻关注中国的政策走向，尽早的判断我们完成的发明创造是否为涉及国家安全或者重大利益的保密专利申请。
（未完待续）
[i] 该公司是美籍华人创办的，主要运营在中国进行，包括研发实验室也在中国；其中有几位高管为外籍（包括外籍华人），来回在中美两地工作。
[ii]
中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。
国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。
对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。
原《专利法》第二十条 中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守本法第四条的规定。
[iii] 《专利法》第四条 申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。
[iv] See：Patent Laws -35 U.S.C. 184 Filing of application in foreign country；35 U.S.C. 185 Patent barred for filing without license；35 U.S.C. 186 Penalty.
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl.htm
[v] 《专利审查指南》第二部分第八章 6.1.2 驳回的种类
[vi] 新《专利法》第七十一条 违反本法第二十条规定向外国申请专利，泄露国家秘密的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[vii] 《专利法实施细则》第十三条 专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。
[viii] 新《专利法》第七条 专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查；国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防专利机构进行审查。经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定。
国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序，由国务院专利行政部门规定。
[ix] 《国防专利条例》第二条 国防专利是指涉及国防利益以及对国防建设具有潜在作用需要保密的发明专利。